Ноу-хау как объект правовой охраны: эволюция законодательного подхода и современные правовые акценты

Актуальность темы исследования определяется несколькими аспектами. В первую очередь, это связано с наступлением нового этапа развития общества – постиндустриальной эры, где главенствующую роль стала играть информация. С наступлением новой эпохи особое внимание со стороны законодателей всех государств стало уделяться новым объектам гражданских правоотношений, непосредственно связанных с тем или иным проявлением информации в материальной или нематериальной формах. Появилась необходимость не только в закреплении новых дефиниций на законодательном уровне, но еще и в обеспечении нормативного закрепления новых видов правоотношений и соответствующих им интеллектуальных прав. Во-вторых, пройдя длительное историческое развитие, современный отечественный институт секретов производства (ноу-хау) не представляет собой полноценно сформированный и окончательно закрепленный институт. Изменившийся в 2014 году подход законодателя к правовому режиму ноу-хау породил большое количество научных споров по многим вопросам как теоретического характера, так и практического применения, точка в которых не поставлена до настоящего времени.

История становления институтов секрета производства и аналогичного ему, имеющего иностранные корни, «ноу-хау» имеют давнюю и не всегда развивающуюся линейно историю.

Так, первые признаки отечественного института наблюдались ещё во времена правления Николая I, когда в 1845 году было утверждено «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», являвшееся, своего рода, прототипом современного уголовного кодекса. Положения раздела VIII особенной части, регулирующего преступления и проступки против общественного устройства и благочиния, гарантировали таким объектам, как фабричный секрет, тайна кредитных установлений и торговая тайна, законодательную охрану, а за разглашение таких сведений было предусмотрено наказание, начинающееся от крупных штрафов вплоть до лишения свободы виновного (ст. 1157, 1187, 1355 Уложения). Нормативное закрепление и правовая защита были необходимыми мерами по обеспечению добросовестной конкуренции государством, ставшими следствием промышленной революции и активного развития мануфактур и банковской сферы в Российской Империи.

Дальнейшее развитие института относится к периоду правления Николая II и появлением в начале XX века Уголовного Уложения, где указанным ранее понятиям был придан статус «тайна» и посвящен отдельный XXIX раздел. Помимо этого, были определены дефиниции терминов, например, фабричной тайной было принято считать различные особые приёмы и способы производства, применяемые или предположенные к употреблению на различных производственных учреждениях (заводы, фабрики и другие заведения) и не предназначенные для распространения среди третьих лиц. Важно отметить позицию законодателя о практическом применении фабричной тайны: её стало не обязательно применять на практике, она могла существовать в теории, как предположенная к употреблению. Данный вопрос останется актуальным на всём протяжении развития института вплоть до 21 века. Также можно заметить, что правовое регулирование и защита «тайн» и иной конфиденциальной производственной информации осуществлялись только при помощи норм, закрепленных в уголовных кодексах тех времён.

С приходом эпохи Советского Союза изменилась не только политическая жизнь государства и граждан, перемены постигли и институт «тайн и секретов». Как таковые институты фабричных, коммерческих тайн попали под упразднение. Государство считало сокрытие учреждением какой-либо информации непозволительным, так как именно такие «тайны» и становились объектами посягательства при экономических преступлениях как со стороны руководства организации или промышленного учреждения, так и со стороны третьих лиц, желающих раскрытия и предания таких сведений огласке. Но на фоне нарастающей борьбы с капитализмом и частым промышленным шпионажем появилась объективная необходимость в сокрытии определенных сведений и хранение их в тайне. В первую очередь, это касалось различных сведений в сфере производства военно-промышленного комплекса и техники. Помимо существовавшей жёсткой цензуры в те времена, государством были приняты и другие меры: так, в 1925 году Главлит под грифом «Совершенно секретно» опубликовал «Перечень сведений, составляющих тайну и не подлежащих распространению в целях охранения политико-экономических интересов СССР», а год спустя был утверждён список «секретов», которые делали невозможным разглашение информации, обладающей экономической ценностью, в первую очередь, это производственная и коммерческая тайны.

История термина «ноу-хау» берет свое начало в начале XX века, когда в 1916 году оно было использовано в судебном решении по делу «Дизенд против Брауна» в США. С того времени данный термин вошел в обиход и стал активно использоваться во всем мире [1].

Появление термина «ноу-хау» на законодательном уровне в отечественном праве датируется 1991 годом, когда в статье 151 Основ Гражданского Законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31 мая 1991) произошло отождествление понятия «ноу-хау» и уже тогда существовавшего термина «секрет производства».

Следующей важной датой в истории развития института является 2006 год, когда была принята, одобрена и впоследствии вступила в силу часть 4 Гражданского Кодекса, регулирующая права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (раздел VII), где Глава 75 ГК РФ посвящена правовому регулированию института секрета производства (ноу-хау). Тем самым, важно отметить, что отечественный законодатель не стал отходить от политики, придерживаемой в конце советского периода в отношении секрета производства, и также закрепил, что эти два понятия являются взаимными синонимами.

Отечественный институт секретов производства претерпел значительные изменения, не только на всём протяжении истории, но и за последние 15 лет существования после нормативного закрепления.

Существовавшее ранее легальное определение термина «секрет производства» подразумевало более жесткие условия предоставления правовой охраны таких сведений, но и содержало более обширный перечень информации, которая могла составить секрет производства. Изменением устоявшейся позиции послужили внесённые в 2014 году законодателем поправки в Гражданское Законодательство. Так, Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внёс изменения не только в Главу 75, регулирующую сферу ноу-хау, но и в пересекающийся с ней Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

Исследуя институт секрета производства (ноу-хау) как объекта собственности, необходимо заострить своё внимание на охраноспособности данного объекта.

В ст. 1465 ГК РФ получили нормативное закрепление условия охраны сведений в качестве ноу-хау. Законодатель называет только три условия предоставления охраны сведениям ноу-хау:

1) «Информация имеет коммерческую ценность (действительную или потенциальную) в силу своей неизвестности третьим лицам».

2) «Свободный доступ на законном основании к таким сведениям у третьих лиц должен отсутствовать»; 3) «Обладатель сведений, составляющих ноу-хау, должен принимать разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путём введения режима коммерческой тайны».

Рассмотрим каждое из этих условий.

1. Первое условие – информация имеет коммерческую ценность (действительную или потенциальную) в силу своей неизвестности третьим лицам.

В научной литературе утверждается, что данный признак представляет собой 2 неразрывные черты ноу-хау: во-первых, именуемое в научных кругах как «необщеизвестность» сведений, а во-вторых, экономическая ценность подобной информации.

При этом ещё Дозорцев отмечал, что «необщеизвестность» не подразумевает, что подобная информация никому вообще не известна, это невозможно было бы контролировать в силу нематериальности объекта [2]. Данные сведения должны быть известны только лишь определенному кругу лиц [3], где каждое из них могло либо прийти к этому само, либо получить доступ на основании договорных отношений. Но важно отметить, что каждый из владельцев таких сведений должен сохранять их секретность, а так как доступ будет лишь у определенного круга лиц, такие сведения и приобретают экономическую ценность.

На объективную сложность осуществления необщеизвестности секрета производства указывает Рузакова О.А. Так, по ее мнению, представляется невозможным контролировать факт необщеизвестности ноу-хау третьим лицам в виду нематериальности данного объекта. Сам создатель данного объекта может даже и не предполагать о его известности другим лицам, так, например, также представляется реальной ситуация, когда подобная информация стала известна третьим лицам, которые воплотили её в реальной жизни, и,может даже, это стало известно другим в пределах или за пределами страны, но сам разработчик не имеет не единого понятия о данном факте. Данные факты не могут быть зафиксированы в объективном смысле, но могут быть установлены и доказаны при обращении в суд за защитой прав. Суд должен будет установить,что данные сведения соответствуют всем требованиям, закреплённым в ст.1465 ГК РФ (действительная или потенциальная ценность, неизвестность третьим лицам, отсутствие у третьих лиц свободного доступа, принятые обладателем разумные меры и др.)[4].

В науке возникают дискуссии по поводу такой черты ноу-хау, как действительная или потенциальная ценность. Некоторые авторы считают, что сама по себе ценность таких сведений служит основанием предполагать об их дальнейшей пригодности использования в условиях конкурентного рынка для получения дополнительных преимуществ и прибыли. Обладатель таких сведений, в первую очередь, должен получить конкурентное преимущество в виду неизвестности этих сведений третьим лицам, что может проявляться в сокращении лишних и ненужных расходов, получении дополнительной прибыли, сохранении положения на рынке. Таким образом, «получение коммерческой выгоды является смысловым признаком ноу-хау и конечной целью обеспечения его надлежащей правовой охраны» Гаврилов Э.П. не согласившись с устоявшейся позицией законодателя по поводу необходимости наличия «действительной или потенциальной коммерческой ценности» ноу-хау, основывалась на том, что познать истинную ценность таких сведений до заключения договора или возникновения различного рода обязательств изначально – невозможно, вследствие чего требование законодателя о ценности секрета производства представляется совершенно нелогичным и необоснованным [5].

2. Второе условие - «необщедоступность», характеризующееся отсутствием свободного доступа к сведениям на законном основании у третьих лиц, а лица, которые допущены к этим сведениям, обязаны их не распространять. По мнению Дозорцева, данный признак является вытекающим из первого вследствие необходимости второго для обеспечения целостности первого.

При этом в научной литературе особый интерес вызывает словосочетание «на законном основании» из формулировки признака. Мнения большинства авторов сходятся в том, что в данной ситуации имеется в виду сторонняя разработка с целью воссоздания точной копии и идентичного ноу-хау, добросовестное приобретение его или же конструкторское исследование, когда изучаются особенности строения объекта (механизм, прибор) при помощи дезинтеграции на составные части с последующим изучением функциональных способностей каждой [6].

Неиспользование незаконных методов получения информации, составляющей секрет производства, таких как: промышленный или научный шпионаж, шантажирование, взятничество или подкуп персонала, является единственным способом правомерного получения таких сведений.

3. Одним из результатов реформирования института ноу-хау в 2014 г. стало появление такого условия предоставления охраны сведениям как: «принятие обладателем сведений разумных мер для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны».

Из чего можно сделать вывод, что прежняя императивность статьи в лице обязательности режима коммерческой тайны для обеспечения конфиденциальности сведений теперь же имеет диспозитивный характер, а сама обязанность превратилась в один из возможных способов обеспечения секретности информации.

По этому поводу И.С. Мухамедшин пишет, что подобные реформы играют положительную роль по причине расширения возможности выбора мер для обеспечения конфиденциальности сведений [7].

Следует отметить, что указанные нововведения сыграли положительную роль по гармонизации российского законодательства мировому Соглашению ТРИПС, в частности статье 39 указанного соглашения [8]. Помимо этого отечественный законодатель весьма смягчил условия предоставления охраны, придав статье 1465 оттенок диспозитивности. Вследствие чего правообладателем информации, составляющей секрет производства, теперь может стать и обычный гражданин, не обладающий статусом индивидуального предпринимателя.

Предыдущая редакция статьи имела более жесткие условия предоставления охраны в виде обязательного введения режима коммерческой тайны в отношении таких сведений, в виду чего их собственниками могли стать только субъекты предпринимательской деятельности и некоммерческие организации [9].

Помимо указанного ранее, значительным изменением стало дополнение ст. 1465 ГК новым пунктом. Теперь же Закон указывает на наличие определенных сведений, которые не могут быть отнесены к секретам производства в силу закона или иного правового акта, в силу которых скрытие подобной информации или ограничение к ней доступа – является правонарушением.

Следует отметить существенную роль пункта 2 ст. 1465 ГК РФ: существование ноу-хау теперь может определяться не только из буквы закона, но и из положений указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ. Таким образом, и подзаконным актом может быть «отменен» режим правовой охраны определенных сведений. Так, например, дополнительными барьерами для признания сведений ноу-хау являются пункты 1-11 ст. 5 Федерального Закона о коммерческой тайне, в которой дан перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну [10].

Помимо этого законом, запрещающим ограничение доступа к определенному роду сведений, является Закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Примером подзаконного акта, который устанавливает ограничения на доступ к информации можно отнести постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну».

Сведения в указанных перечнях не могут быть использованы для решения каких-либо производственных задач, они имеют лишь информационных характер. Идея сужение перечня сведений присутствовала еще в трудах Дозорцева, где он отмечал, что ноу-хау – это не просто идея, это идея, представляющая решение определенной практической задачи, она не может носить лишь информационное составляющее.

При изучении судебной практики по делам интеллектуальной собственности можно также заметить, что многая предпринимательская техническая документация, в соответствии с государственными стандартами, должна содержать в себе информацию, которая не может составлять коммерческую тайну. А, следовательно, подобные акты из-за своего запрещенного к сокрытию содержания не могут быть объектами интеллектуальных прав и не смогут составлять коммерческую тайну [11].

В.В.Орлова высказывает позицию, что для урегулирования подобных вопросов о соотнесении различных сведений к секретам производства (ноу-хау) необходимо использовать прямую норму пункта 2 статьи 1465 ГК РФ [12].

Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» в статье 10 раскрывает возможные меры, принимаемые обладателем для охраны конфиденциальной информации:

1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка; 3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана; 4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров; 5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации.

В данный момент характерной чертой режима предоставления правовой охраны ранее указанным сведениям является его упрощение после последних изменений Закона. Выполнение указанных в законе мер и требований, включающих, в том числе и формальные требования (проставление грифа «Коммерческая тайна»), не является обязательным для защиты секрета производства). До указанных изменений суды имели строгую тенденцию не защищать права субъектов гражданского оборота, если «не были выполнены формальные требования к режиму коммерческой тайны».

В настоящее время конфиденциальность информации может быть обеспечена:

–во-первых, за счет принятия мер, препятствующих несанкционированному доступу третьих лиц к ноу-хау; –во-вторых, путем оповещения должностных лиц о соблюдении режима коммерческой тайны через установление соответствующей обязанности в трудовом договоре или доведения до их сведения решений о придании статуса ноу-хау определенной информации и ответственности за ее разглашение; –в-третьих, установлением ответственности при несоблюдении секретности сведений контрагентами [13].

Выбор разумных мер для соблюдения конфиденциальности остается за участником гражданского оборота. В случае спора «разумность» таких мер может определяться исходя из сложившейся практики в определенной отрасли производства.

В научной литературе встречаются точки зрения за предъявление новых дополнительных требованиях к ноу-хау, как объекту интеллектуальной собственности: сведения должны представлять собой способ решения определенной задачи (не носить чисто информационный характер), должны быть идентифицированы и существовать в объективной форме.

Таким образом, оптимальным решением всех существующих юридических пробелов может послужить интегрирование диспозитивности текущей формулировки в ту, что была до последних принятых поправок. В итоге, по нашему мнению, окончательная формулировка должна будет содержать исключенную фразу «в том числе», способствующую сужению объектов регулирования, и содержать необязательность введения режима коммерческой тайны. Предлагаем изложить ст. 1465 ГК РФ в следующей редакции: «Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны».